Au sein de l’entreprise, la notion d’audit s’entend originellement de la mission de contrôle et de vérification des comptes et rapports de l’entreprise en vue de s’assurer de la tenue de sa comptabilité conformément aux normes en vigueur. Toutefois, l’enrichissement de l’environnement légal, règlementaire et contractuel des entreprises a progressivement conduit à l’extension du champ de l’audit vers le domaine juridique.

L’audit juridique s’est alors conçu comme une opération de contrôle de la conformité de telle ou telle situation juridique au sein de l’entreprise, par l’emploi d’une méthodologie définie par avance ; les résultats de ce contrôle étant consignés dans un rapport d’audit.

Les audits juridiques sont employés par les entreprises à diverses fins, notamment l’évaluation des risques attachés à une cible dans le cadre d’opérations de fusion-acquisition, de cession de branches d’activités, ou encore de prises de participations minoritaires.

Quoiqu’ils se concentrent traditionnellement sur les questions sociétaires, sociales, fiscales, immobilières, réglementaires et sur les contrats commerciaux, ils peuvent concerner tous les aspects juridiques de la vie de l’entreprise, dont les questions de propriété intellectuelle.

En matière de propriété intellectuelle, l’on distingue généralement entre deux catégories de droits protégés « par la loi, par exemple au moyen de brevets, de droits d’auteur et d’enregistrements de marques, qui permettent aux créateurs de tirer une reconnaissance ou un avantage financier de leurs inventions ou créations »[1] :

  • La proprité littéraire et artistique, qui se rapporte aux œuvres et créations telles que les livres, la musique, les peintures et les sculptures, les films et les œuvres fondées sur la technologie (logiciels, bases de données, etc.)[2] ; ainsi que sur les droits connexes pouvant exiter sur celles-ci ; et
  • La propriété industrielle, qui prend notamment les formes de brevets d’invention, de dessins et modèles industriels, des marques de produits, de noms commerciaux et de désignations commerciales et de la protection contre la concurrence déloyale[3].

L’audit de propriété intellectuelle peut donc se définir comme une revue de la situation juridique d’une entreprise concentrée spécifiquement sur les procédés, procédures et instruments juridiques relatifs à l’identification, l’acquisition et la protection de ses droits de propriété intellectuelle, ainsi que sur les voies et moyens nécessaires pour protéger l’entreprise contre les droits de propriété intellectuelle d’autres personnes et/ou entités (en particulier celles évoluant sur le même marché ou segment de marché concurrentiel).

Si la propriété intellectuelle est aujourd’hui largement reconnue comme une « arme stratégique et un déterminant clé de la création ou de la capture de valeur[4]» et les droits de propriété intellectuelle comme des ressources juridiques qui peuvent être exploitées par les entreprises pour s’octroyer un avantage compétitif[5], la pratique des audits de propriété intellectuelle reste relativement marginale dans la plupart des pays africains, alors même que le concept d’audit juridique se normalise dans le quotidien des entreprises locales à la faveur de la modernisation de l’environnement des affaires sur le continent.

Ceci tient sans doute au fait que la propriété intellectuelle reste relativement négligée en Afrique, et ce malgré la mise en place sur le continent d’organisations régionales spécifiquement dédiée à en assurer la protection[6].

Il n’en demeure pas moins que les audits de propriété intellectuelle peuvent constituer des éléments cruciaux de la stratégie de l’entreprise. Les enjeux qui sous-tendent une évaluation exhaustive du patrimoine intellectuel d’une entreprise (ii) sont suffisamment importants pour que chacune d’elles prenne l’initiative de se familiariser avec les grands principes de leur conduite (i).

  1. LA CONDUITE D’UN AUDIT DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
  1. Objectifs de l’audit de propriété intellectuelle

Les modalités et les objectifs d’un audit de propriété intellectuelle diffèrent selon qu’il est effectué à titre préventif (pour prémunir l’entreprise contre les risques juridiques liés aux droits de propriété intellectuelle) ou curatif (pour remédier à une situation juridique déjà dégradée), ou selon que la propriété intellectuelle occupe une place périphérique ou centrale dans le business model de l’entreprise.

De même, en fonction de l’activité de l’entreprise, la nature des droits de propriété intellectuelle principalement audités variera. Par exemple, une entreprise active dans le secteur pharmaceutique aura principalement à faire auditer des brevets ou des procédés de fabrication. Un constructeur automobile fera pour sa part principalement auditer des dessins et modèles industriels ou encore des désignations commerciales.

Toujours est-il que le but premier d’un audit de propriété intellectuelle est d’identifier un droit de propriété intellectuelle donné, d’établir sa propriété et de mettre en place les procédures nécessaires pour gérer ledit droit de propriété intellectuelle[7]. À cet égard, l’audit de propriété intellectuelle pourra poursuivre un ou plusieurs des objectifs suivants :

1. Identifier les actifs de propriété intellectuelle en présence et leur propriété. En fonction de l’entreprise et de son activité, l’auditeur devra identifier tous les œuvres intellectuelles susceptibles de faire l’objet d’une protection, en fonction (i) de leur nature, (ii) de la propriété de ces actifs et (iii) des titres en vertu desquels ils sont exploités part l’entreprise (licence de marque, concession, etc.).

Par ailleurs, quoique ceux-ci ne fassent pas à proprement parler l’objet d’un droit de propriété intellectuelle dans la mesure où ils n’appartiennent pas techniquement à leurs « propriétaires »[8], il est également pertinent et important pour une entreprise évoluant dans notre ère digitale d’inclure son(ses) nom(s) de domaine dans le champ d’un audit de propriété intellectuelle, dans la mesure où un nom de domaine peut constituer un élément important d’identification de l’entreprise ou de son produit lorsqu’il reprend en tout ou en partie un nom commercial ou une marque.

2. Déterminer la nature et l’étendue de la protection des actifs de propriété intellectuelle identifiés. Il s’agira d’abord de déterminer de quel(s) type(s) de droits ou titres de propriété intellectuelle les actifs de propriété intellectuelle font l’objet (droit d’auteur, brevets, dépôt de marque, etc.) ; puis, de déterminer l’étendue géographique de la protection accordée à ces droits de propriété intellectuelle pour chacun de ces actifs. Il pourra par exemple s’agir d’une protection nationale ou d’une protection régionale (Union Européenne, OAPI, etc.).

3. Déterminer la validité des droits de propriété intellectuelle identifiés. Il s’agira ici de vérifier si la protection des actifs de propriété intellectuelle est effective au regard de la (des) réglementation(s) en vigueur dans les espaces géographiques pertinents.

4. Évaluer les risques liés aux droits de propriété intellectuelle appartenant à d’autres personnes ou entités. L’auditeur doit évaluer les risques encourus par l’entreprise lorsque celle-ci empiète involontairement ou non sur les droits de propriété intellectuelle d’une autre entité/individu. L’entreprise risque-t-elle dans ce cas une action en contrefaçon ? En parasitisme ? Il reviendra à l’auditeur d’anticiper toutes les éventualités.

5. Analyser les différents instruments contractuels directement ou indirectement liés aux droits de propriété intellectuelle détenus et/ou exploités par l’entreprise. Cette étape est pertinente dans les cas où les droits de propriété intellectuelle sont exploités par l’entreprise au titre de contrats exclusifs ou non. Dans ce cas, l’auditeur doit notamment s’assurer de la validité desdits contrats et de leur conformité aux règlementations en vigueur.

Les contrats de travail des salariés de l’entreprises doivent être également être analysés pour déterminer le statut des œuvres intellectuelles que ceux-ci produisent dans le cadre de leur travail.

De même, les éventuels contrats de prestations de services intellectuels ou encore les contrats de louage d’ouvrage doivent être analysés pour déterminer le statut des œuvres commanditées par l’entreprise.

  1. Aspects méthodologiques de l’audit de propriété intellectuelle

Il n’existe pas de méthodologie type pour la conduite d’un audit de propriété intellectuelle. En effet, l’articulation de celui-ci dépend non seulement des besoins exprimés par l’entreprise, mais aussi de son activité. Toutefois, un certain nombre de procédés-clé, communs à tous les audits, peuvent être appliqués indifféremment aux audits de propriété intellectuelle.

1. Phase de préparation. Une fois que le champ de l’audit a été déterminé et les objectifs fixés, l’auditeur doit dresser une liste exhaustive des documents qui seront audités. Il doit également préparer un ou plusieurs questionnaires (Q&A) à compléter et adresser à l’entreprise lors de l’analyse. Typiquement, l’auditeur travaille en liaison avec le département juridique de l’entreprise, mais il peut arriver que d’autres départements soient sollicités.

2. Phase d’analyse. Une fois que l’auditeur a reçu les documents et informations à auditer, il doit notamment les classer et les hiérarchiser en fonction des rubriques pertinentes et identifier immédiatement tous les éléments du cadre légal, réglementaire et institutionnel qui gouvernent chacune des situations juridiques identifiées dans les documents et informations transmis. Il analysera ensuite chacune de ces situations sous ce prisme en prenant soin de relever tous les points de risques.

3. Rédaction du rapport d’audit. L’auditeur compilera enfin l’ensemble de son analyse, telle qu’informée par ses opinions, les résultats des Q&A et ses éventuelles diligences dans un rapport détaillé. En tout état de cause, le rapport doit être conçu comme un historique de l’intervention de l’auditeur. Par ailleurs, il n’omettra pas de limiter sa responsabilité en définissant strictement les conditions de confidentialité entourant la production et la distribution du rapport.

Il va sans dire que la mission première de l’audit, quel que soit le domaine dans lequel il est mené, est d’abord une mission de contrôle. Toutefois, il n’est pas rare que les auditeurs soient invités à proposer directement des recommandations ou des pistes de suppression ou de mitigation des risques rencontrés dans le cadre de leur audit. L’auditeur de propriété intellectuelle est donc appelé à être suffisamment pluridisciplinaire pour anticiper ces questions, selon que celles-ci l’emmènent sur le terrain réglementaire, juridictionnel ou contractuel.

  1. LES ENJEUX DES AUDITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE POUR L’ENTREPRISE

Pourquoi un audit de propriété intellectuelle ? pourra-t-on toutefois continuer de se demander le lecteur. Car au-delà du principe de l’exercice, il n’est pas toujours évident de déceler à première vue l’intérêt que revêt la propriété intellectuelle pour l’entreprise. Elle peut pourtant être un levier important de développement pour celle-ci ; ou, lorsqu’elle est négligée, la source de difficultés aux proportions parfois catastrophiques.

L’audit de propriété intellectuelle peut être utilisé comme un moyen de sécurisation et de valorisation du patrimoine intellectuel l’entreprise. Il peut également être utilisé dans le cadre d’une stratégie d’expansion de l’entreprise, ainsi que pour assurer sa protection contre les droits de propriété intellectuelles d’autres personnes et/ou entités.

1. L’audit de propriété intellectuelle comme moyen de sécurisation du patrimoine intellectuel de l’entreprise. L’audit de propriété intellectuelle peut permettre de s’assurer que les droits de l’entreprise sur son patrimoine intellectuel sont bien constitués et qu’elle a la maîtrise de celui-ci ; ou, lorsque l’entreprise exploite des actifs de propriété intellectuelles qui appartiennent à d’autres personnes, de prendre les mesures nécessaires pour éviter de perdre le contrôle sur ces actifs.

La question de la propriété de l’œuvre intellectuelle se pose également, par exemple, pour les œuvres de commande, surtout au regard de la loi applicable désignée par les parties, car des différences substantielles peuvent exister sur les questions de transfert des droits de propriété intellectuelle d’un prestataire au commanditaire selon les pays.

L’audit peut également permettre de mettre en lumière le patrimoine intellectuel de l’entreprise exploité par d’autres personnes ou entités et identifier les possibles modifications des périmètres de ces exploitations si celles-ci ne sont pas suffisamment avantageuses pour l’entreprise.

2. L’audit de propriété intellectuelle comme élément de valorisation de l’entreprise. Le fait qu’un audit de propriété intellectuelle permette d’identifier et de recenser avec précision les actifs de propriété intellectuelle d’une entreprise permettra à celle-ci de les évaluer, puis de les faire apparaître dans son bilan. De cette manière, les dépenses liées à l’exploitation des droits de propriété intellectuelle peuvent, par exemple, être inscrites au titre des dépenses d’immobilisations plutôt qu’à celui des charges, ce qui peut permettre d’augmenter le bénéfice de l’entreprise.

3. L’audit de propriété comme outil de la stratégie d’expansion de l’entreprise. Un exemple de stratégie d’expansion d’une entreprise est l’acquisition d’une marque populaire ou en pleine croissance, ou de brevets, notamment par la voie de fusions-acquisitions. Dans ces cas, un audit est nécessaire pour révéler tous les facteurs de risques entourant l’acquisition. Que se passerait-il par exemple, si une entreprise acquerrait une marque convoitée pour se rendre compte par la suite que celle-ci est tombée dans le domaine public faute pour le précédent propriétaire d’avoir accompli les démarches nécessaires à la poursuite de sa protection ? L’audit permettra de parer à ce type d’éventualité en vérifiant notamment les facteurs d’adéquation administrative des brevets ou marques convoités[9].

4. L’audit de propriété intellectuelle comme outil de protection de l’entreprise contre les droits de propriété intellectuelle d’autres personnes et/ou entités. Au quotidien comme dans le cadre d’une stratégie d’expansion, la conduite d’un audit de propriété intellectuelle permet à une entreprise d’éviter d’empiéter sur les droits de propriété intellectuelle déjà existant, surtout lorsqu’elle cherche à s’étendre dans un nouveau marché géographique.

À titre d’exemple, la société Hollando-Britannique Unilever commercialise une gamme de produits d’hygiène personnelle masculins sous sa célèbre marque « Axe » dans le monde entier. Elle a lancé cette marque en France au début des années 80, puis dans d’autres marchés européens. Toutefois, le déploiement de la marque au Royaume-Uni, en Irlande, en Australie et en Nouvelle-Zélande, s’est heurtée à l’indisponibilité de marque « Axe » sur ces marchés, ce qui a conduit l’entreprise à pivoter sur la marque « Lynx », sous laquelle elle commercialise dans les pays susmentionnés exactement les mêmes produits que ceux qu’elle commercialise ailleurs.

Parfois, les entreprises ne prennent pas les précautions nécessaires pour éviter ces empiètements, et les conséquences peuvent être graves. L’on peut prendre en exemple, la bataille judiciaire qui a opposé les sociétés Polaroid et Eastman-Kodak, lorsque cette dernière a enfreint plusieurs brevets de la première, liés à la photographie instantanée. Après quatorze années de procédures, en 1991, Kodak a dû payer à Polaroid une somme de 925 millions de dollars US avec intérêts, dans le cadre d’une transaction, qui a longtemps détenu le record du genre. Ce record n’a été dépassé qu’en 2011, quand la société Samsung a dû verser 1,049 milliards de dollars US à la société Apple[10] pour avoir entravé ses brevets[11].

Les audits de propriété intellectuelle ont donc vocation à protéger l’entreprise contre ce type d’occurrences, qui peuvent avoir des conséquences fatales pour l’entreprise.

En définitive, l’importance des audits de propriété intellectuelle pour les entreprises, et particulièrement pour les entreprises africaines, est directement corrélée à l’importance qu’est graduellement appelée à prendre la propriété intellectuelle sur le continent comme outil développement économique et durable. En effet, l’innovation technologique et la modernisation de l’agriculture, notamment, sont d’ores et déjà des secteurs porteurs et des facteurs de développements capitaux en Afrique. Les entreprises africaines doivent donc prendre pleinement part à la bataille mondiale du contrôle des marques, brevets et autres appellations d’origine contrôlées qui s’y jouent, notamment avec les entreprises occidentales[12]. De plus, la propriété intellectuelle est appelée à devenir un enjeu continental en Afrique avec la mise en mouvement de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) ; l’ouverture du marché africain présentant des opportunités substantielles de transfert de technologies et de création de synergies pour favoriser l’innovation technique. À cet égard, les États-membres de la ZLECAf poursuivent des négociations relatives notamment à l’établissement d’un protocole sur la propriété intellectuelle, qui devraient s’achever en juin 2020. Les entreprises africaines doivent donc se saisir de l’outil qu’est l’audit de propriété intellectuelle car, de plus en plus, leur futur pourra être déterminé par leur résolution à embrasser ou non la propriété intellectuelle.

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Auteur :

Yann Solle, juriste collaborateur senior au sein du cabinet Chazai Wamba.

  1. Ibid. ↑

  2. OMPI, « Comprendre le droit d’auteur et les droits connexes », OMPI, 2e éd., 2016., p. 4. ↑

  3. OMPI, « Comprendre la propriété industrielle », OMPI, 2e éd., 2016, p.4. ↑

  4. Boualem Aliouat, « Les stratégies de propriété intellectuelle et leur ingénierie juridique : une nouvelle approche managériale du droit fondée sur le recours à la ruse », in La Revue des Sciences de Gestion, Direction et Gestion n°245-246 – Stratégie, 2010, p. 22. ↑

  5. Ibid. ↑

  6. Nous faisons notamment référence à l’Organisation Africaine pour la propriété intellectuelle (OAPI) créée en 1977 et regroupant 17 États majoritairement francophones, et à l’African Regional Intellectual Property Organization (ARIPO) créée en 1976 et regroupant 19 États majoritairement anglophones. ↑

  7. Michael Blakeney, « Conducting IP Audits », in Intellectual Property Management in Health an Agricultural Innovation: A Handbook of Best Practices – Volume 1 (éd. par Anatole Krattiger, Richard T. Mahoney, Lita Nelsen, et al.), MIHR, PIPRA, Oswaldo Cruz Foundation et bioDevelopments-International Institute, 2e éd., 2007, p. 515. ↑

  8. En effet, l’on est titulaire plutôt que l’on est propriétaire d’un nom de domaine et le nom de domaine profite à celui qui, le premier arrivé, en demande la réservation. Par ailleurs, si le nom de domaine n’est pas renouvelé à sa date d’expiration (et passée une éventuelle période de rédemption), il retombe automatiquement dans le domaine public. ↑

  9. Pour approfondir cette question, voir Pierre Balesta, Aurélia Marie, « Les écueils à éviter pour l’audit des droits de propriété industrielle en vue d’une fusion acquisition », in Revue Fusions & Acquisitions, http://www.fusions-acquisitions.fr/article/juridique-fiscal-3/les-ecueils-a-eviter-pour-l-audit-des-droits-de-propriete-industrielle-en-vue-d-une-fusion-acquisition-2075. ↑

  10. Ce verdict a fait l’objet d’une contestation par Samsung, et a finalement été réformé à un montant de 539 millions de dollars US. Les deux sociétés ont finalement conclu une transaction en 2018, pour un montant non spécifié. ↑

  11. Cassandra Rowbotham, « Polaroid versus Kodak: The Battle for Instant Photography », Ryerson Archives & Special Collections, 2013, https://library.ryerson.ca/asc/2013/08/kodak-versus-polaroid-the-battle-for-instant-photography-2/. ↑

  12. Pour approfondir ces questions, voir : OMPI, « Utilisation de la propriété intellectuelle au service du développement : exemples de réussites à travers le monde », OMPI, 2017. ↑